Sei un produttore di vino o di pasta, oppure il tuo core business sono i ricambi per auto? Produci valvole ed altri componenti industriali? Allora gli USA sono certamente un mercato molto interessante per te, perché i prodotti italiani hanno un ottimo riscontro nel territorio statunitense. Prima di cercare un distributore locale, però, assicurati di conoscere tutte le regole su come si registra il marchio negli Stati Uniti.
In questo territorio infatti non puoi far valere il tuo marchio italiano o europeo e per proteggere il tuo Brand puoi scegliere fra due possibilità:
- puoi registrare il tuo marchio come marchio internazionale, perché gli Stati Uniti hanno sottoscritto gli Accordi di Madrid
- puoi scegliere il marchio nazionale statunitense
Registrare il tuo Brand come marchio internazionale può essere la scelta migliore se vuoi esportare in un certo numero di territori che rientrano in tale Sistema per esempio, oltre agli USA, in Russia, India, Cina e in Australia. Al contrario, se non ti interessa tutelare il marchio altrove, potresti optare per la registrazione diretta del solo marchio nazionale statunitense.
Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i principali vantaggi del marchio internazionale e a seguire entreremo nel merito di come si registra il marchio negli Stati Uniti.
Il marchio internazionale è spesso la scelta più conveniente
Se decidi di registrare il tuo marchio come marchio internazionale puoi beneficiare di una procedura semplificata che tutela il tuo marchio contemporaneamente in più Stati tra quelli che hanno aderito agli Accordi di Madrid. Questa procedura ti consente di risparmiare sui costi di registrazione di un marchio rispetto a quelli che dovresti affrontare in ogni singolo Stato di interesse. I Paesi che hanno sottoscritto questi Trattati sono più di 100, dunque è molto probabile che i territori in cui vuoi esportare ne facciano parte.
Il grande vantaggio del marchio internazionale, infatti, è quello di avere un unico sistema di deposito e quindi evitare di dover registrare il marchio in ogni singolo Stato sostenendo spese di registrazione non indifferenti. Con un deposito nazionale diretto, infatti, è necessario coinvolgere un professionista locale e le tasse e spese di deposito e registrazione sono in genere più elevate.
Inoltre, registrando come marchio internazionale:
- devi presentare una sola domanda di registrazione – o di rinnovo – per tutti i territori che ti interessano, ad un unico ufficio
- paghi le tasse di deposito una sola volta e in una sola valuta
- puoi comunicare all’Ufficio centrale in una sola lingua
- non hai bisogno di incaricare un corrispondente locale per la gestione della pratica in loco e quindi non devi sostenere i costi del suo onorario
- hai meno spese perché è economicamente più conveniente che registrare in ogni singolo Stato che ti interessa
- puoi registrare il tuo marchio in più classi in alcuni territori e in una sola classe in altri, in base alle tue esigenze ed ai costi
- puoi aggiungere Stati man mano che ne hai l’esigenza, a costi ridotti
La tutela data dal marchio internazionale dura 10 anni ed è rinnovabile ogni 10 anni, ma non tutti possono richiederla: il prerequisito indispensabile per poter registrare il marchio internazionale è avere già depositato o una domanda di marchio in Italia o una domanda di marchio europeo, da utilizzare quale marchio di base.
C’è un altro requisito da rispettare: avere un legame (nazionalità o sede effettiva) con l’Italia o l’Unione europea.
Attenzione, però: una volta presentata la domanda, non hai la certezza di ottenere la registrazione in ogni singolo Paese. I singoli Stati, infatti, possono rifiutare la registrazione per la loro porzione di territorio. In tal caso, otterrai la tutela riconosciuta dal marchio internazionale solo nei territori che avranno dato la loro approvazione.
Come puoi intuire è una procedura articolata, consigliabile ove interessino più Stati. Se, invece, ti interessano solo gli USA la scelta che it consigliamo è la registrazione del marchio nazionale statunitense. Vediamo come funziona.
Come funziona la registrazione del marchio negli Stati Uniti
Hai deciso che la strada migliore per te è la registrazione del marchio nazionale e ora ti stai chiedendo se negli USA ci sono regole particolari da rispettare, se la normativa statunitense è simile a quella italiana ed europea o se l’Ufficio in questo Paese fa una ricerca di anteriorità prima di registrare il marchio. Sono domande assolutamente legittime: la registrazione negli Stati Uniti, infatti, è per certi aspetti molto più rigorosa di quella prevista per il marchio italiano ed europeo ed una volta ottenuta protegge il tuo Brand in tutti gli Stati federati e i territori statunitensi.
In quali territori viene tutelato il marchio?
La legge che regola la registrazione dei marchi sul territorio statunitense è “The Lanham Act” che risale al 1946 e che vale per tutti i 50 Stati federati e per tutti i territori che rientrano sotto la giurisdizione ed il controllo statunitense. Una volta ottenuta la “registrazione del marchio federale” il marchio è protetto in tutti gli Stati e territori degli Stati Uniti.
Qual è la procedura per la registrazione?
Rivolgendoti al nostro Studio avrai la tranquillità di affidare la tua domanda di registrazioni a mani esperte. Lavoriamo da molti anni con uno Studio americano di fiducia e consolidata esperienza (e incontriamo personalmente ogni anno i Colleghi negli USA), il quale depositerà materialmente la domanda di registrazione rappresentandoti davanti all’Ufficio marchi.
Sapremo dunque darti i suggerimenti migliori per la protezione in tale territorio.
Il primo passo è dunque depositare la domanda per il deposito del marchio statunitense all’USPTO (U.S. Patent and Trademark Office), Negli USA vale il deposito multiclasse quindi puoi chiedere che il tuo marchio venga registrato in più classi merceologiche.
L’iter di registrazione del marchio prevede:
- Deposito della domanda
- Esame formale da parte dell’Ufficio e valutazione della capacità distintiva del marchio.
- Ricerca di anteriorità
- A differenza dell’Ufficio italiano e di quello europeo, l’USPTO verifica che non ci siano già marchi registrati simili o identici a quello per cui si sta richiedendo la tutela. Se dalla verifica risulta che c’è già un marchio antecedente registrato, l’Ufficio rifiuta la domanda. A tale rifiuto, inizialmente emesso come provvisorio, è possibile replicare, argomentando – ove possibile – sulle differenze esistenti tra i marchi messi a confronto e sulla registrabilità del marchio depositato.
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per eventuali opposizioni di terzi
- Registrazione del marchio
- Prova d’uso effettivo del marchio sul territorio
Quali sono i tempi richiesti dalla procedura di registrazione e quanto dura il marchio negli USA?
Dalla domanda di deposito alla registrazione passano normalmente 10-15 mesi, se l’Ufficio non rifiuta il marchio. Il primo esame del marchio viene fatto circa 3 mesi dopo l’invio della domanda.
L’Ufficio americano è particolarmente puntiglioso ed è solito fare rilievi, sia formali sia sostanziali, alle domande di registrazione.
Si tratta di rilievi cui è comunque possibile replicare, nel termine di 6 mesi dalla notifica degli stessi.
Una volta superato l’esame dell’Ufficio la domanda viene poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
A partire dalla data di pubblicazione è previsto un periodo di opposizione – da parte dei titolari di marchi anteriori – di 30 giorni.
Il marchio statunitense dura 10 anni dalla data di registrazione (mentre per il marchio italiano o europeo la durata inizia dalla data di deposito) e può essere sempre rinnovato di 10 anni in 10 anni. Tuttavia, la registrazione ed il rinnovo sono vincolati all’onere della prova di utilizzo del marchio. Tra il 5° e il 6° anno dalla registrazione, infatti, il titolare del marchio deve dimostrare di averlo usato sul suolo statunitense presentando una declaration of use ed una prova d’uso effettiva (pagando inoltre le relative tasse) e lo stesso obbligo vale in sede di rinnovo, altrimenti il marchio viene cancellato dal registro statunitense.
Dopo 5 anni di utilizzo continuativo del marchio negli Stati Uniti, però, il titolare può chiedere lo status di incontestabilità, per ridurre il rischio di cancellazione.
È riconosciuto il diritto di priorità?
Sì, è un diritto che vale anche in questo territorio. Infatti, gli Stati Uniti hanno aderito alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e quindi riconoscono il diritto di priorità. Secondo questo accordo, se depositi il tuo marchio in uno Stato che aderisce alla convenzione, hai 6 mesi di tempo per registrare lo stesso marchio in qualsiasi altro Paese aderente, facendo valere come data di deposito quella precedente (fino a 6 mesi) del primo Stato.
Bisogna rivolgersi ad un mandatario locale?
Sì. Per il deposito del marchio negli Stati uniti occorre avere un mandatario o Avvocato abilitato secondo la legge locale.
Puoi però rivolgerti direttamente al nostro Studio: conosciamo a fondo la materia e la prassi statunitense e lavoriamo, per questo tipo di depositi, con un Avvocato americano del settore, che conosciamo personalmente e che ti potrà rappresentare davanti all’USPTO.
Affidarsi ad un consulente marchi: ecco perché
Abbiamo visto che l’Ufficio non concede il certificato di deposito facilmente: l’esame formale è molto approfondito e puntiglioso, così come la ricerca di anteriorità. Quindi potresti presentare un marchio non registrabile, cioè un marchio che non ha i requisiti per essere registrato o violarne uno antecedente già tutelato.
Negli Stati uniti, peraltro, vigono regole diverse rispetto alle nostre. Lo sapevi, ad esempio, che negli USA il solo cognome non è, in genere, tutelabile come marchio?
Come puoi intuire, i rischi legati all’attività in un territorio come quello americano in assenza di un’assistenza professionale non sono pochi. I rifiuti sono molto numerosi e, senza il supporto di una persona esperta, sarà difficile superarli.
A questo si aggiunge l’onere di dimostrare di aver usato il tuo marchio nel territorio statunitense presentando una declaration of use, pena la cancellazione dal registro: meglio affidarsi ad un legale esperto e abilitato che potrà agire per tuo conto e supportarti al meglio.
